文/北京集佳知識產權代理有限公司 王靜宇
美國專利商標局（簡稱USPTO）已于2024年11月20日公布將于2025年1月19日起大幅上調官費。官費的上調將加重中國企業在美國布局專利的成本，為了控制好成本和風險，正確判斷在美國專利申請中的實體身份是極其重要的。
美國專利申請中涉及官費減免的實體身份有兩種：
小實體（Small Entity），自2022年12月29日起，如申請人符合USPTO對小實體（Small Entity）的定義，包括獨立發明人、小企業及非營利組織，則官費可予60%折扣優惠；
微實體（micro entity），自2022年12月29日起，如申請人符合USPTO對微實體的定義，則官費可予以80%折扣優惠。
以PCT進入美國國家階段的官費為例，根據2025年1月19日將實施的新官費標準來看，不同實體類型在美國發明專利申請中所應繳納的官費不同，具體對比見下表。
中國企業在提交美國專利申請時，如何確認自己企業的實體身份呢？
根據美國專利法實施細則37 CFR 第1.27(a)(2)款的小實體定義，對于小企業來說，若想要享有小實體的官費折扣，那么需要滿足兩個條件：i）公司雇員人數少于500人，且包括有隸屬關聯關系的企業雇員人數；且ii）沒有轉讓、授權、讓與和許可或者根據合約或法律有義務將轉讓、授權、讓與或許可專利權給任何非小實體的另一方。
同時，美國專利審查指南中明確指出，在美國專利申請中主張小實體身份的申請人應當知道該實體身份是否正確建立，且有責任在最大程度上調查清楚自身的實體情況，并且美國專利審查指南中多次強調，若申請人無法確認自己的小實體身份或者無法對自己小實體身份提供明確的自我證明，那么就不應該在專利申請中聲稱自己具有小實體身份。
根據《美國法典》第35卷35 U.S.C.（即美國專利法）第41(h)(1)款的規定，美國小企業管理局（Small Business Administration，簡稱SBA）被賦予權利定義小實體。所以，美國專利審查指南中指出，因為什么樣的企業屬于小實體，是由《美國小企業法》第3章所定義的，申請人應根據該法實施細則13 CFR 第121.801款到第 121.805款的規定來確認自己是否屬于小實體，有任何問題可以與美國小企業管理局進行咨詢，USPTO不對某一申請人是否屬于小實體提供咨詢。
根據《美國小企業法》實施細則13 CFR 第121.801 款到第 121.805款對于適用官費折扣的小實體的定義，隸屬關聯關系企業的定義及雇員人數的確認方式等進行了詳細的描述。
13 CFR 第121.802款對美國小實體定義進行了描述，法條原文如下：
A concern eligible for reduced patent fees is one:
(a) Whose number of employees, including affiliates, does not exceed 500 persons; and
(b) Which has not assigned, granted, conveyed, or licensed (and is under no obligation to do so) any rights in the invention to any person who made it and could not be classified as an independent inventor, or to any concern which would not qualify as a non-profit organization or a small business concern under this section.
affiliates已在13 CFR 第121.103款進行了詳細的闡述。總結來說，隸屬關聯關系（ affiliation）企業包括以下幾種類型的企業：
1）有隸屬關系的企業；
2）有股權從屬關系的企業（一般指控股50%及其以上）；
3）有共同管理關聯關系的企業；
4）有相同商業或經濟利益的企業；
5）合資企業；及
6）有其他關聯關系的企業。
其中，13 CFR 第121.103（a）款對隸屬關聯關系進行了總體概括，即若企業雙方在定義中互為隸屬關聯關系，那么該雙方的關系應是一方控制或者有權控制另一方，或者第三方或者多方控制或者有權控制該企業雙方。只要控制權存在，是否實際行使控制權并不重要。SBA在確認是否存在隸屬關聯關系時將會考慮所有可能的關系，包括所有權、管理權、在先關系、合同關系、所有有關系的國內外企業以及第三方間接行使控制權等多種情況，即使隸屬關聯關系并不是由一件單一因素構成的，也有可能存在。
企業雇員人數的計算方式在13 CFR 第121.106款進行了詳細的闡述。總體來說，雇員工人數包括某一特定營業期間內（一般指24個月）該企業與每一個有隸屬關聯關系的企業的雇員人數相加而得，包括所有全職、兼職、臨時工或其他形式產生雇傭關系的工作人員，不包括志愿者等一般認為未支付薪資的工作人員。
對于美國當地企業來說，SBA可以根據稅收情況來判斷1個企業是否屬于小實體，是否可以享有官費的優惠條件等。若美國當地企業認為SBA對企業的小實體身份確認有誤，可以提供自證材料，請求SBA確認其實體身份，并可以對SBA對實體身份的確認進行質疑，比如上訴或者去法院進一步訴訟。需要注意的是，第三方也可以對某公司的小實體身份提出質疑，一旦第三方對某公司的實體資格提出了上訴或者訴訟，若不進行相關應訴的話，那么通常就意味著敗訴。
對于中國企業來說，雖然USPTO允許國外企業在提交專利申請時提交小實體聲明以享有美國對小企業的官費優惠政策，但是中國企業讓SBA確認且小實體身份是有難度的。目前，只能參考一些判例。
判例一：在Johnson Development, LLC , SBA No. SIZ-5863 (2017)案中，SBA認為 Johnson Development由Johnson Healthcare Holdings, LLC (簡稱JHH)所控制，而該公司的所有人是一對夫妻James Johnson和Sallie Johnson，這對夫妻的孩子是Milton Johnson和Sumner Rives。SBA認為這四位家庭成員存在affiliation關系，且進一步發現這四位家庭成員基于同一利益關系成了Johnson Development，并還有由31家其他企業由這四位家庭成員所公知，包括JHH。但是這些關聯并沒有使得Johnson Development超出小實體的定義。隨后，SBA發現Johnson Development與1家非營利組織the James Milton and Sallie R. Johnson Foundation存在潛在的關系，雖然Johnson Development在上訴中強調該基金會是為了公眾利益的非營利組織，但是SBA認為Sumner Rives是該基金會主席且該組織唯一的董事和出資人是Johnson家族的成員，基于共同管理和家族共同利益，SBA認為 Johnson Development與該基金會存在affiliation關系，從而不屬于小實體。
判例二：在 A&Y Government Services, LLC , SBA No. SIZ-5966 (2018) 的實體規模上訴案中。該案被訴的公司是一家丹麥公司在美國的銷售處，SBA認為其與母公司及其他企業彼此之間存在affiliation關系，這些企業雇員人數相加以后仍符合小實體的資格，應屬于小實體。A&Y在上訴中辯稱，該銷售處的收入都將流入丹麥，應不符合小實體資格。但SBA認為該銷售處是1家總部位于美國的公司，且通過納稅對美國經濟作出了貢獻，所以仍符合小實體資格的認定。
判例三：在Global Summit, Inc., SBA No. SIZ-5804 (2017)的實體規模上訴案中，該案被訴的公司是一家德國公司在美國的子公司，該德國公司在德國、加拿大、印度和英國都擁有子公司。上訴人稱，該國際公司的大部分業務都在美國境外，應不屬于小實體資格的認定。但是SBA認為“以營利為目的的商業實體，其營業地點位于美國境內，主要在美國境內運營或通過繳納稅款或使用美國產品、材料或勞動力對美國經濟做出重大貢獻”的外國公司的子公司也有資格獲得小企業的資格。同時，在判決中確認該德國母公司及其在其他國家的子公司彼此都存在affiliation關系。
雖然以上判例并不是與美國專利申請中的小實體身份相關的判例，但是可以給予中國申請人對于SBA認定小實體定義中的affiliation關系提供一些指導。
USPTO在美國專利申請中通常不會主動核實申請人的小實體身份，但是一旦發現申請人未正確聲明其小實體身份，那么專利申請人或者專利權人可能將承受難以彌補的后果。
首先，在專利申請過程中USPTO可能會主動啟動對申請人小實體身份的核查。如，2024年10月3日，USPTO公布了1項最終決定，終止了在微實體聲明中采用虛假簽名的3100件專利申請，且該決定不能撤銷。對于這3100件專利申請人來說，可能意味著若想繼續獲得專利保護，只能重新提交專利申請，而重新提交專利申請意味著因為已經成為現有技術而不能最終拿到專利權。
其次，在專利申請中有Preissuance Submissions程序。在該程序中，任何第三方都可以提交請求質疑申請人的小實體身份。
最后，在后續無效或訴訟程序中，小實體身份也是一項經常被用來質疑專利權人誠信的手段。
根據美國專利法實施細則37 CFR 第1.27(f)(1)款的規定，任何試圖以欺詐手段建立小實體身份或者以小實體身份繳納費用的行為，都應被視為欺騙USPTO。對于涉及以欺詐行為虛假陳述微小實體的身份，美國專利可能將面臨無法實施，且若被認定申請人存在惡意欺詐，還會涉及該申請人/專利權人名下的所有美國申請/美國專利。自2023年1月1日起，關于微小實體的虛假陳述還將涉及罰金。無論是授權前還是授權后，一旦讓美國專利局發現了實體的虛假陳述，則將由美國專利局設定一個“不低于實體因虛假陳述而未能支付的金額的三（3）倍”的罰金。
綜上所述，鑒于誠信原則在美國法律實踐中的重要意義，中國企業在提交美國專利申請時應盡職核實以確認自己是否屬于美國法律中規定的小實體身份。若無法確認與自證企業的小實體身份，建議以標準官費繳納美國專利申請中所涉及的官費。