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文/集佳知識產權代理有限公司 張海永
一、引言
在專利審查過程中，申請人經常會遇到審查員采用公知常識（common sense）和現有技術參考文獻結合的方式來否定專利申請的創造性的情況。在美國專利申請實踐中，也會遇到審查員以公知常識為基礎得出權利要求中的特征都被現有技術公開的結論。在得出申請不具有創造性的過程中，審查員經常是直接拋出結論而省略具體的分析過程，而根據美國以往的判例法，審查員在依賴公知常識駁回專利申請時，需要提供實質性的證據支持和具體的分析過程，而不能僅僅做出結論性的聲明。事實上，不僅是審查員，甚至是專利上訴委員會（PTAB）也會出現類似的對公知常識的誤用。
二、Arendi S.A.R.L. v. Apple,Inc案情梗概
在2016年的Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中，聯邦巡回上訴法院撤銷了上訴委員會的一項決定，原因是上訴委員會在顯而易見性分析中誤用了公知常識。在審判意見中，聯邦巡回上訴法院裁定上訴委員會用來駁回涉案專利創造性的單個現有技術參考文獻沒有提及涉案專利權利要求的一個關鍵特征，并重申了法院對使用公知常識來駁回專利申請的謹慎態度。聯邦上訴巡回法院的法官認可公知常識在顯而易見性測試中的作用，但同時重申在顯而易見性測試中，公知常識一般用來提供結合現有技術參考文獻的動機而不是現有技術參考文獻中相對于權利要求缺失的特征限定。
涉案專利7,917,843涉及一種實現用于顯示文檔的第一計算機程序和用于在外部信息源進行搜索的第二計算機程序之間的協調合作的方法。該專利允許用戶在停留在第一計算機程序的同時利用第二計算機程序進行搜索。計算機進程分析文檔中的第一信息以確定是否可以用第一信息在另一程序中找到相關的第二信息。具體地，涉案專利公開了通過分析文檔以確定文檔中是否存在姓名和地址信息。第二計算機程序至少以第一信息的部分內容作為關鍵詞在信息源中搜索與第一信息相關的信息。例如，如果在文檔中檢測到了姓名，則可以該姓名作為關鍵詞在信息源中進行搜索。
唯一的現有技術參考文獻是Pandit的美國專利No.5,859,636，其公開了識別文檔中不同類型的文本并基于此來為用戶提供建議。在附圖1e和1f公開的實施例中，當識別出文本為電話號碼時，可以在下拉菜單中為該號碼提供“撥打”、“添加到通訊錄”等選項。
在之前的決定中，上訴委員會認為，“現有技術參考文獻No.5,859,636公開了涉案專利權利要求中除進行搜索之外的全部其他特征”，面對現有技術參考文獻缺少權利要求中的限定的情況，上訴委員會以公知常識來填補了缺失的限定，認定涉案專利權利要求1-2，8，14-17，20-21，23-24，30，36-39 以及42-43無效。上訴委員會的理由是，基于公知常識，本領域技術人員出于避免重復的目的，會在將現有技術參考文獻中將電話號碼添加到通訊錄之前在通訊錄中搜索該電話號碼。
三、法庭裁決
涉案專利的專利權人Arendi爭辯沒有證據支持上訴委員會的決定，即本領域技術人員基于公知常識會在將電話號碼添加到通訊錄之前會預先在通訊錄中進行搜索以確定其中是否存在重復號碼，現有技術參考文獻僅僅公開了基于文本進行文字識別。
在法庭審理環節，雙方都承認在數據庫中進行數據搜索是現有技術。只不過，被上訴人Apple Inc.提出既然數據庫中進行數據搜索是現有技術，那么在數據庫中搜索電話號碼不過是公知常識。
上訴法院并未接受被上訴人爭辯。聯邦巡回上訴法院確實同意被上訴人的觀點，即在現有技術中可以找到在數據庫中搜索數據這一更廣泛的概念。聯邦巡回上訴法院提出的問題與被上訴人所依據的推斷有關。被上訴人未能說明為什么從搜索數據庫的一般知識推斷出在現有技術參考文獻添加搜索電話號碼的特征是顯而易見的。根據上訴法院的裁定，被上訴人未能說明為什么通過首先搜索具有相同電話號碼的條目對于“添加到通訊錄”功能來說是常識。對于蘋果公司來說，他們并未提供足夠的證據和論證來說明現有技術參考文獻相對于涉案專利缺失的限定屬于本領域技術人員的公知常識。
四、判例法啟示和應用
從上述的案例可以看出，美國專利申請中，對以公知常識為基礎做出駁回，尤其是對以公知常識來填補現有技術參考文獻和專利申請之間的不同，實際上保持著一種非常謹慎的態度，對相關的證據和論證提出了很高的標準。僅僅提供結論性的聲明是不夠的，必須還要具有非常確鑿的證據和詳實嚴謹的論證才能以公知常識來駁回專利申請。
在Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中，聯邦巡回上訴法院提出了三條進行顯而易見性分析時適用公知常識的注意事項：
1.公知常識一般是用來提供結合現有技術參考文獻的動機而非提供現有技術參考文獻相對于專利申請缺失的特征限定；
2.目前為止，在使用公知常識來提供缺失的特征限定的Perfect Web案中，缺失的特征限定是尤其的簡單并且非常直截了當的。Perfect Web案中，涉及的專利包括比較成功發送的電子郵件消息的數量和預定的數量，如果發送的電子郵件消息的數量沒有達到預定數量，重復發送郵件的步驟直到達到預定數量。相應的現有技術參考文獻相對于該專利缺失的特征限定僅僅是重復發送郵件的步驟。在判決書中，聯邦巡回上訴法院指出由于Perfect Web案的特殊性，相關的判例只能作為一個特例而不能作為普遍的規定。事實上，由于其特殊性，Perfect Web案是目前為止唯一的公知常識提供現有技術參考文獻相對于專利申請缺失的特征限定的案件；
3.最后，聯邦巡回上訴法院重申了其之前的立場，指出無論是用公知常識來提供結合現有技術參考文獻的動機還是提供缺失的特征限定，僅僅公知常識本身和結論性的聲明是不足以駁回專利申請的，而必須提供確鑿的證據和論證。
上述判決在法理上對公知常識的應用范圍作了非常嚴格的規定，即只有在極其特殊的情況下，公知常識才可以用來提供缺失的特征限定。之所以美國專利判例法對公知常識的應用做出如此嚴格的限制，是源于美國憲法第五和第十四修正案中體現的程序正義原則，“除非有合理懷疑證明構成他所受罪行所必需的一切事實，否則被告人不會被定罪”。專利權作為一種公民權利，在其受到質詢或審判時，也只有在有確鑿的證據和論證表明專利申請涉及的所有要素都是現有技術時，專利權才能撤銷或被否決。在專利法103條款下，權利要求中的每個要素都必須要有對應的證據，才能否決該權利要求的合法性。
然而美國專利審查指南（MPEP）2141部分在引用Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中聯邦巡回上訴法院的判決意見時，僅僅涉及到第三條注意事項，而沒有提到第一和第二條。這就給人一種“現有技術參考文獻（或者現有技術參考文獻的結合）無須給出意見專利申請的權利要求中所有的特征限定”的印象，事實上在審查指南中也是這樣規定的。因此，從審查指南的規定出發，審查員更容易使用公知常識來提供缺失的特征限定。而事實上，這樣的規定是不符合判例法精神的。
五、結語
或許某一天，可以看到對審查指南做出這樣的修改：現有技術參考文獻（或者現有技術參考文獻的結合）必須包含權利要求中所有限定的教導；只有在極個別的現有技術參考文獻缺失的特征限定尤其簡單并且非常直截了當的情況下，才能依賴公知常識提供缺失的特征限定。
受限于筆者的水平，不當之處在所難免，歡迎各位批評指正。
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