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文/集佳知識產權代理有限公司 陳晨
一、中國關于創造性及其判斷標準的相關規定
對于發明的創造性，我國專利法第二十二條第三款規定，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。對于如何判斷發明或實用新型是否具有創造性，審查指南中給出了具體的判斷方法，即三步法：確定最接近的現有技術（第一步）；確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題（第二步）；判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見（第三步）。
二、日本關于創造性及其判斷標準的相關規定
日本專利法第二十九條規定：凡完成在工業上可利用的發明的發明人，除下列記載的發明之外，可以獲得該項發明的專利：
專利申請之前在日本國內已是眾所周知的發明；
專利申請之前在日本國內已是公開實施的發明；
專利申請之前在日本國內或國外公開的刊物上已有記載的發明；
專利申請之前，具備該發明所屬技術領域的普通知識者，根據記載于前項各款中的發明而能夠容易實現發明時，不拘同項的規定如何，對其發明不能給予專利權。
也就是說，日本對創造性的判斷標準是：從現有技術出發，是否容易想到該申請發明中相對于現有技術的技術特征。若本領域技術人員根據現有技術能夠容易想到本發明時，則本發明不具有創造性。
三、日本專利審查中關于創造性的判斷步驟
根據日本專利審查指南中的規定，判斷專利申請是否具有創造性的具體步驟包括：
①理解要求保護的發明；
②找出一篇最接近本發明的對比文件；
③將本發明與對比文件進行比較，找到相同的技術特征和區別技術特征；
④針對區別技術特征進行推理。
其中推理部分具體包括：
①首先考慮該區別技術特征是否是本領域技術人員容易想到的技術創新，比如：從公知材料中選擇最合適的材料，數值范圍的優化或最優化，等同物的置換，具體應用的技術變更，申請人自己承認的內容等；如果該區別技術特征不是本領域技術人員容易想到的技術創新，則本發明具有創造性；
②如果該區別技術特征屬于本領域技術人員容易想到的技術創新，則繼續討論是否有動機，例如對比文件和本申請之間是否具有：A技術領域的相關性，B課題的共通性，C功能、作用的共通性，D引用發明中是否具有啟示，或屬于公知常識（上述A-D中的任意單獨一項，均可以認為具有動機）；如果不存在動機，則本發明具有創造性；
③如果存在動機，則繼續討論是否具有否定上述邏輯推理的要素存在，例如：A阻礙要因（不同引用文獻之間，在技術上存在障礙而不能結合），B有利的發明效果，C商業上的成功、長期未解決的課題等，其中阻礙要因是答復創造性問題的殺手锏。
四、案例分析
下面以筆者代理過的一個日本專利申請為例來詳細討論日本專利審查中對創造性的判斷。該專利申請要求保護一種逆變器及光伏發電系統，該逆變器應用于光伏發電系統，連接于電池板與交流電網之間，包括：儲能接口、控制器、直流電流傳感器和逆變橋。
審查員引用了對比文件1和對比文件2來評述本發明的新穎性和創造性。審查員認為，本領域技術人員能夠容易地想到將對比文件2中公開的控制器運用到對比文件1中，從而得到本發明的技術方案。
經過分析，筆者認為本發明與對比文件2存在以下區別技術特征：
本發明中的控制器用于接收逆變器發送的總功率和交流電網的限發功率，計算總功率和限發功率的差值，并根據所述差值生成控制信號以控制儲能接口輸出或存儲直流電能；
對比文件2中控制器用于根據光伏發電電池的發電量與交流電網實際需要的電能之間的差值來控制輸出電能量；
對比文件1中沒有公開有關控制器的相關技術特征。
根據上述創造性的判斷步驟，筆者基于上述區別技術特征進行推理：
①首先考慮該區別技術特征是否是本領域技術人員容易想到的技術創新。本發明的控制器是計算光伏電池生成的總功率與交流電網限發功率的差值，對比文件2是計算光伏發電電池的發電量與交流電網實際需要電量的差值，根據經驗，我們認為該區別技術特征很容易被認為是本領域人員很容易想到的技術創新；
②接下來筆者考慮本領域技術人員是否有動機將對比文件2運用到對比文件1中。由于對比文件2在技術效果上與本發明存在一定共通性，筆者認為這一點同樣不容易突破；
③于是筆者考慮對比文件2中是否具有否定上述邏輯推理的要素存在。經過反復閱讀對比文件2，筆者在對比文件2中說明書部分找到“本發明公開的電力控制系統包括至少3個儲能裝置”這樣的限定，而對比文件1中限定了儲能裝置的數量為1個。因此，在組合對比文件1的發明和對比文件2的發明時存在阻礙因素。所以，不能將對比文件2應用于對比文件1，本領域技術人員不能容易地想到本發明。
五、結論
創造性的判斷一直是專利審查中最難把握的也是主觀因素最多的問題，其不僅在于專利法所定義的創造性標準具有較強的抽象性，也涉及對創造性判斷各個步驟考慮因素的解釋不全面。當一件日本專利申請被指出不具備創造性時，代理人根據該發明專利申請的實際情況，可以考慮上述創造性判斷步驟對其發明的創造性進行判斷或爭辯。例如，在發明相對于最接近的對比文件的區別特征已被另一對比文件公開，且該區別特征在該發明中的作用和在另一對比文件中的作用相同的情況下，代理人可以分析各對比文件的內容，判斷將兩個對比文件組合后，最接近的對比文件的發明目的能夠實現。如不能實現，則可以從對比文件的組合存在阻礙因素這一角度進行爭辯，陳述兩個對比文件不能組合的理由，以主張發明的創造性。
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