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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 鄧象濤
自從“奔跑吧兄弟”商標(biāo)異議案影視節(jié)目名稱作為在先權(quán)益保護榮獲“2016-2017優(yōu)秀商標(biāo)代理案例”后，人們逐漸越發(fā)的注重其作品名稱在商標(biāo)法層面的保護。本案“竊聽風(fēng)云”無效宣告電影作品名稱保護就是在先權(quán)利保護的又一典型案例，蘊含著知名電影特有名稱權(quán)益保護的“秘密”，讓我們一起“竊聽”。
案情介紹：
第9874910號“竊聽風(fēng)云QIETINGFENGYUN”商標(biāo)（簡稱“爭議商標(biāo)”），由山東海得隆文化傳媒有限公司于2011年8月22日向商標(biāo)局提出注冊申請，2012年10月21日獲準(zhǔn)注冊，申請使用的服務(wù)為第41類的“培訓(xùn)，組織表演(演出)，錄像帶發(fā)行，廣播和電視節(jié)目制作，節(jié)目制作，電視文娛節(jié)目，電影放映，電影膠片的分配(發(fā)行)，娛樂信息，為藝術(shù)家提供模特”。
而“竊聽風(fēng)云”為申請人博納影視娛樂有限公司及浙江博納影視制作有限公司于2008年開始聯(lián)合攝制，前兩部分別于2009年7月24日、2011年8月18日在中國內(nèi)地上映，并具有較高票房及社會知名度。爭議商標(biāo)“竊聽風(fēng)云QIETINGFENGYUN”的漢字部分與該電影作品名稱相同，申請人委托北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司于2017年10月19日向商評委提出無效宣告申請，認為爭議商標(biāo)的注冊損害了申請人的知名電影《竊聽風(fēng)云》特有名稱所享有的在先權(quán)益，違反了《商標(biāo)法》第三十二條“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，請求對其依法宣告無效。
裁定結(jié)果：
2018年7月26日，商評委審理本案并作出商評字（2018）第0000145559號裁定，認為《竊聽風(fēng)云》是申請人博納影視娛樂有限公司及浙江博納影視制作有限公司合作拍攝的影片，申請人為該電影在全世界的唯一著作權(quán)人。電影“竊聽風(fēng)云”在爭議商標(biāo)申請前即已在中國大陸地區(qū)公開上映，票房成績不俗，獲得諸多獎項，該電影已具有較高知名度。在此情況下，“竊聽風(fēng)云”可以作為知名電影特有的名稱受到保護。申請人作為電影《竊聽風(fēng)云》的出品單位，在爭議商標(biāo)申請前已為相關(guān)公眾所了解，具有較高知名度。而且，該知名度的取得是申請人創(chuàng)造性勞動的結(jié)晶，其所帶來的商業(yè)價值及商業(yè)機會也是申請人投入大量勞動及資本所得。“竊聽風(fēng)云”作為電影名稱并非固定搭配詞組，而是對電影作品內(nèi)容的高度概括，本身具有一定顯著性。而且電影上映后，隨著知名度的提高，顯著性更是獲得極大提高，從而具有明確指向性的特征性標(biāo)記，與該知名電影建立了直接且明確的指向關(guān)系。“竊聽風(fēng)云”電影名稱所包含的經(jīng)濟利益本質(zhì)來源于申請人的智力創(chuàng)造與資本投入，屬于依法保護的財產(chǎn)權(quán)益。
爭議商標(biāo)與申請人具有較高知名度的電影名稱“竊聽風(fēng)云”相同，其注冊在“培訓(xùn) ，廣播和電視節(jié)目制作，節(jié)目制作，電視文娛節(jié)目，電影放映”等服務(wù)上，易使相關(guān)公眾誤認為源自申請人或同申請人有某種關(guān)聯(lián)，屬于不正當(dāng)利用了“竊聽風(fēng)云”知名電影名稱中所凝聚的商譽和由此帶來的商業(yè)價值和交易機會，侵犯了申請人對“竊聽風(fēng)云”知名電影名稱所享有的合法權(quán)益，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所指的“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形，對爭議商標(biāo)依法宣告無效。
主要做法：
代理律師有針對性的組織證據(jù)，提供了關(guān)于《竊聽風(fēng)云》制作、發(fā)行、公映前期宣傳、廣電部門票房統(tǒng)計數(shù)據(jù)、電影所獲獎項等證據(jù)，充分證明了“竊聽風(fēng)云”作為申請人知名電影的特有名稱，所享有的商業(yè)價值極高，應(yīng)當(dāng)獲得保護。
在申請人“竊聽風(fēng)云”電影名稱未獲得商標(biāo)注冊前，知名電影名稱的本質(zhì)就是商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定在先權(quán)益之“知名商品特有名稱”（電影片商品），在準(zhǔn)確定性“知名商品特有名稱”保護的前提下按照標(biāo)準(zhǔn)嚴格舉證論述。
《竊聽風(fēng)云》電影從攝制到放映過程中，前期涉及演員的聘請（選用）及培訓(xùn)活動環(huán)節(jié)，如聘請古天樂、吳彥祖、張靜初等。中期涉及組織演員表演并進行視頻拍攝、電影節(jié)目制作、電影發(fā)行。后期進行電影放映，也包括節(jié)目信息的發(fā)布等。爭議商標(biāo)核準(zhǔn)的“培訓(xùn)、組織表演(演出)、為藝術(shù)家提供模特”服務(wù)就是影視拍攝前期演員的聘請（選用）及培訓(xùn)環(huán)節(jié)，“節(jié)目制作、廣播和電視節(jié)目制作、錄像帶發(fā)行、電影膠片的分配(發(fā)行)”服務(wù)就是電影作品的拍攝（制作）、發(fā)行環(huán)節(jié)，“電影放映、電視文娛節(jié)目、娛樂信息”正是后期的電影放映環(huán)節(jié)所涉及的服務(wù)。此情況下，結(jié)合爭議商標(biāo)與申請人知名電影名稱“竊聽風(fēng)云”相同，易使消費者誤認為其是申請人提供《竊聽風(fēng)云》電影的相關(guān)服務(wù)或存在某種特定關(guān)聯(lián)，造成對申請人知名電影名稱所享有在先權(quán)益的損害。
經(jīng)過代理律師的努力，商評委審查認可了該主張，“知名電影特有名稱”獲得保護。
案件評析：
典型意義：本案最大的法律意義是認定“竊聽風(fēng)云”作為知名電影的特有名稱并獲得《商標(biāo)法》第三十二條的在先權(quán)利并進行保護。目前，電影作品的放映播出行為難以被認定其為“商標(biāo)使用”，但其作為一種知名電影的特有名稱，能夠顯著區(qū)分商品及服務(wù)的來源，蘊含著財產(chǎn)權(quán)益，以“知名電影商品特有名稱”作為在先權(quán)益獲得充分保護較為典型。
法律解析：
一、本案商評委將電影作品的名稱納入《商標(biāo)法》第三十二條的“在先權(quán)利”進行保護，這里的“電影作品的名稱”是作為并列于字號權(quán)、著作權(quán)、姓名權(quán)等“其他在先權(quán)益”的一種，而非簡單的從屬于在先權(quán)利著作權(quán)的名稱，隸屬于在先權(quán)益中特殊的“知名商品特有名稱權(quán)”。
二、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第22條第2款的規(guī)定“對于著作權(quán)保護期限內(nèi)的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱……”，只是說“作品名稱、角色名稱”可以獲得《商標(biāo)法》第三十二條在先權(quán)利的保護，并沒有解釋為《著作權(quán)法》保護的對象涵蓋作品名稱，切勿錯誤解讀，盡管作品名稱是保護作品完整性的應(yīng)有之義。
三、商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)、司法解釋對電影作品名稱權(quán)保護沒有做出具體規(guī)定，我們綜合本案及以上規(guī)定認為知名電影作品特有名稱的保護應(yīng)該考慮以下因素：
（一）提出主體及權(quán)利期限的一般性要求
電影作品名稱作為一種商標(biāo)法上的“相對權(quán)利”，權(quán)利保護主張?zhí)岢龅闹黧w應(yīng)當(dāng)界定為著作權(quán)人（制片人）及利害關(guān)系人（出品人等）。著作權(quán)保護期限內(nèi)權(quán)利人在先合法享有該作品權(quán)益，這是在先權(quán)益保護的先決條件——作品名稱、角色名稱從屬于作品本身，倘若作品本身不在保護期間內(nèi)，其作品名稱及角色名稱自然也不受保護。另外對于注冊商標(biāo)，需在訴爭商標(biāo)注冊后的5年內(nèi)提出，主張相關(guān)權(quán)益需“乘早”。
（二）電影作品名稱的顯著性因素考慮
作品名稱能否得到保護的重要條件之一在于該名稱是否具有顯著性，所謂的顯著性既包括作品本身的獨創(chuàng)性所形成的顯著性特征，如“英雄”這樣的影視名稱源于固有詞匯，缺乏一定獨創(chuàng)性，難以得到《商標(biāo)法》第三十二條“在先權(quán)利”的保護。“顯著性”也包括經(jīng)過使用所取得。本案“竊聽風(fēng)云”作為電影名稱并非固定搭配詞組，而是對電影作品內(nèi)容的高度概括，本身具有一定顯著性。而且電影上映后，隨著知名度的提高，顯著性更是獲得極大提高，從而具有明確指向性的特征性標(biāo)記，與該知名電影建立了直接且明確的指向關(guān)系，應(yīng)當(dāng)獲得保護。
（三）系爭商標(biāo)與作品名稱相同或基本相同
對電影作品名稱的保護要求系爭商標(biāo)與作品名稱相同或基本相同，易使消費者混淆誤認。可以參照企業(yè)字號權(quán)保護的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對文字的設(shè)計特點不做要求，如構(gòu)成美術(shù)作品的則也可通過在先權(quán)利之美術(shù)作品著作權(quán)進行保護。
（四）電影作品名稱具有一定的知名度
這里必須要求電影作品名稱具有較高知名度，其為電影作品名稱保護的核心所在，本案“竊聽風(fēng)云”就是這種情形，蘊含著巨大的商業(yè)價值及商業(yè)機會，應(yīng)當(dāng)獲得保護。而沒有知名度或知名度較弱的作品名稱即便被他人作為商標(biāo)投入使用，也不會造成市場的混淆，權(quán)利人也不會因此利益受損。
（五）將電影作品名稱作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品及服務(wù)上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系。
這里不要求系爭商標(biāo)使用的商品（服務(wù)）與電影作品名稱使用的商品相同或類似，有別于一般知名商品特有名稱的保護。重點考慮誤認的可能性，參考名稱的知名度、作品從制作到發(fā)行再到后邊的播出所衍生的相關(guān)商品及服務(wù)、同行業(yè)、地域等因素。
本案“竊聽風(fēng)云”商標(biāo)指定服務(wù)“培訓(xùn)，組織表演(演出)，錄像帶發(fā)行，廣播和電視節(jié)目制作，節(jié)目制作，電視文娛節(jié)目，電影放映，電影膠片的分配(發(fā)行)，娛樂信息，為藝術(shù)家提供模特”涉及從電影作品的制作、到發(fā)行、再到放映的全過程，易使相關(guān)公眾誤認為源自申請人或同申請人有某種關(guān)聯(lián)，屬于不正當(dāng)利用了“竊聽風(fēng)云”知名電影名稱。
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