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文/集佳知識產權代理有限公司 趙丹
摘要：本文從兩個實際案例出發，探討了在判斷參數表征的產品權利要求時采用的“推定”式創造性評述方式的合法性和合理性，從法律規定、技術角度、舉證責任分配三個方面論證了“推定”式創造性評述方式并不具有合法性和合理性，并且根據普適的“三步法”創造性判斷方法，重新解析了案例1和2，并得出了與“推定”式創造性評述方式相反的結論。
一、引言
在高分子化學領域，隨著科技的迅猛發展，出現了越來越多的新材料、新產品，它們中的有些與傳統材料在宏觀上可能具有相似的結構和/或組成，但是卻有著顯著不同的微觀結構；有些難以用結構和/或組成將其新的性能全面地表示出來；有些甚至無法用結構或參數予以表征。因此，為獲得合適范圍的專利權，申請人大量采用性能、參數、用途或者制備方法來表征產品，使得這一類型的產品專利申請量激增。但這并沒有違背專利法的規定，在《專利審查指南》（2010版，下同）第二部分第二章第3.2.2節規定了“產品權利要求適用于產品發明或者實用新型，通常應當用產品的結構特征來描述。特殊情況下，當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征予以清楚地表征時，允許借助物理或化學參數表征；當無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征”。
對于參數表征產品權利要求的新穎性的審查，業內已有眾多學者進行相關研究，《專利審查指南》亦有明確規定，即著名的“推定新穎性”原則。然而，對于該類權利要求的創造性如何判斷，《專利審查指南》并無明確規定，業內也鮮有深入研究的。
筆者注意到，近年來越來越多的審查員以與“推定新穎性”類似的方式評述參數表征產品權利要求的創造性，這引起筆者的疑惑，究竟參數表征的產品權利要求的創造性應該如何判斷。本文從實際案例出發，試圖探討這種“推定”式創造性評述的合法性和合理性。
二、案例介紹
【案例1】
相關權利要求如下：
“1. 一種基于烯烴的聚合物，包含當測量升溫洗脫分級（TREF）時在-20℃至130℃的溫度范圍內的為所述基于烯烴的聚合物的洗脫溫度的洗脫溫度1（Te1）和洗脫溫度2（Te2），并且具有當測量色譜傅里葉變換紅外光譜（GPC FT-IR）時為-1.0至-0.001的支鏈梯度數（BGN）。
17. 根據權利要求1所述的基于烯烴的聚合物，其中所述基于烯烴的聚合物通過使用包含由下式1表示的過渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來獲得：（式1略）。”
審查員在通知書中指出，對比文件1公開了一種聚乙烯，具有落入權利要求1范圍內的兩個洗脫溫度，且由于對比文件1未公開支鏈梯度數BGN，其有可能落入權利要求1限定的參數范圍內，根據該參數無法將權利要求1保護的烯烴聚合物與對比文件1的聚合物產品區分開來，因此推定對比文件1的聚合物與權利要求1的聚合物相同，即權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性。權利要求17進一步限定了聚合物通過式I的催化劑催化得到，而對比文件1中公開了聚合物采用茂金屬前體催化劑催化制備，權利要求17與對比文件1相比，區別在于：催化劑不同。對比文件2公開了與權利要求17相同的催化劑，并進一步公開了其具有更高的催化活性，提供具有更高分子量的聚合物，因此本領域技術人員為了更高的催化活性或者更高分子量的烯烴聚合物，有動機采用對比文件2的催化劑催化得到烯烴聚合物。因此，權利要求17不具備創造性。
【案例2】
相關權利要求如下：
“1. 一種聚酰亞胺基溶液，其包括具有式1結構的聚酰亞胺：（式1略）其中X為衍生自酸二酐的四價有機基團，且Y為衍生自二胺的二價有機基團；或具有式2結構的聚酰胺酸：（式2略）其中X和Y如式1中所定義；以及溶劑，其中聚酰亞胺基溶液在基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲存30分鐘后具有1%以下的霧度。
2. 權利要求1的聚酰亞胺基溶液，其中溶劑在25℃下具有正分配系數（LogP）。”
審查員在通知書中指出，對比文件1公開了一種聚酰胺酸高分子復合物，包括落入權利要求1范圍內的聚酰胺酸和溶劑。但權利要求1還限定了聚酰亞胺基溶液在特定條件下儲存一定時間后的霧度，屬于參數限定，本領域技術人員無法依據該限定將本申請的聚酰亞胺基溶液與對比文件1的聚酰亞胺溶液區別開，因此權利要求1的全部技術特征已被對比文件1公開，二者技術方案相同，屬于相同的技術領域、解決相同的技術問題、達到相同的技術效果，因此權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性。權利要求2進一步限定了溶劑的選擇，構成了與對比文件1的區別特征，對比文件2公開了一種聚酰胺酸溶液，并教導了構成溶液的有機溶劑與全部單體組分及聚酰胺酸必須實質不起反應，較佳溶劑包括如N,N-二乙基甲酰胺及N,N-二乙基乙酰胺（即具有正分配系數的溶劑）。因此，對比文件2給出在制備聚酰胺酸溶液中選擇具有正分配系數的溶劑的啟示，本領域技術人員根據上述啟示容易想到本申請的技術方案，權利要求2不具備創造性。
三、案例解析
案例1和2均為參數表征的產品權利要求，由于所述參數特征沒有被對比文件1公開，審查員在評述時均認為依據所述參數無法將本申請要求保護的產品與對比文件1區別分，進而推定權利要求1要求保護的產品與對比文件1相同而不具備新穎性。對于從屬權利要求，在存在其他區別特征的情況下，審查員則是直接認定所述參數特征已被對比文件1公開，在考慮從屬權利要求的創造性時忽略了該特征，進而得出了從屬權利要求不具備創造性的結論。
下面筆者從以下三個方面出發分析這種“推定”式創造性評述的合法性和合理性：
1、從法律規定上看
《專利審查指南》對于參數表征的產品權利要求的新穎性如何判斷給出了明確的指導，第二部分第三章第3.2.5節規定：對于包含性能、參數特征的產品權利要求，“應當考慮權利要求中的性能、參數特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和/或組成。如果該性能、參數隱含了要求保護的產品具有區別于對比文件產品的結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含性能、參數特征的產品與對比文件產品在結構和/或組成上不同”。第二部分第十章第5.3節也規定，“對于用物理化學參數表征的化學產品權利要求，如果無法依據所記載的參數對由該參數表征的產品與對比文件公開的產品進行比較，從而不能確定采用該參數表征的產品與對比文件產品的區別，則推定用該參數表征的產品權利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。”
然而，《專利審查指南》并未就如何判斷參數表征的產品權利要求的創造性做出具體規定。在《專利審查指南》第二部分第四章“創造性”以及第二部分第十章第6節“化學發明的創造性”部分均沒有相關規定。可見，我國專利法僅規定了對于參數表征的產品權利要求，在要求保護的產品與對比文件產品在結構和/或組成上無法區分時，適用“推定新穎性”，然而，卻從未規定過可以“推定”所述產品不具備創造性，也就是說，未規定在創造性評述時，可以推定產品中的某個特征被公開。
事實上，對于參數表征的產品權利要求創造性的判斷，顯然可以也應當適用“三步法”的判斷方法，而按照“三步法”確定區別技術特征應當遵循專利審查指南的規定，即應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，而對于特征是否被公開，應當根據專利審查指南第二部分第三章第3.2節進行判斷，即是否是完全相同或簡單的文字變換、是否是具體（下位）概念、是否是數值范圍的公開或重疊，以及是否屬于隱含公開的內容。關于隱含公開的內容，審查指南第二部分第三章第2.3節明確規定，對于對比文件未直接公開的內容，只有可直接地、毫無疑義地確定的技術內容才能被認定為隱含公開。換言之，“三步法”的判斷原則中也未規定可以如此地“推定”參數特征被公開。因此，審查員的評述方法顯然不符合專利法的規定。
2、從技術角度上看
隨著科學技術的不斷發展，研究人員通過對已知產品的深入研究，能夠發現更多的用于表征產品的新參數或新性能，找到了其新的用途，或者開發了其新制備方法，但這并不意味著產品本身發生了變化。因此，“推定新穎性”的前提是，在產品除了所述參數特征外的其余結構和/或組成與對比文件完全相同的情況下，由于無法確定所述參數特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和/或組成，因此本領域技術人員有理由懷疑要求保護的產品即是已知的產品。應當注意到的是，“推定新穎性”推定的是產品相同而非參數相同。
而在“推定創造性”的情況下，由于要求保護的產品與對比文件產品已經是不同的產品，因此無法“推定”產品相同，并且由于已經明確產品在結構和/或組成上存在不同，因此也不應當推定參數特征相同。
3、從舉證責任分配上看
“推定新穎性”的基礎是產品除參數外的其余結構和/或組成特征相同，審查員據此推定要求保護的產品與對比文件產品相同，已經完成了初步舉證，此時舉證責任轉移到申請人一方。然而，即便如此，《專利審查指南》仍賦予了申請人根據申請文件或現有技術證明所要求保護的產品與對比文件公開的產品不同的權利。申請人僅需要證明要求保護的產品與對比文件公開的產品不同，就可證明要求保護的產品具備新穎性，而無需證明在所限定的“參數”上兩者是否相同。
而在“推定創造性”的情況下，由于要求保護的產品與對比文件產品已經是不同的產品，此時再推定二者的所述參數特征相同顯然不具有說服力，審查員以此發出的審查意見并沒有完成初步舉證，此時就將舉證責任轉移到申請人一方會給申請人分配了過重的舉證責任，明顯有失公平。
基于以上三點，筆者認為對參數表征的產品權利要求采用“推定”式創造性評述方式并不具有合法性和合理性，具體而言，在產品除參數外的其余結構和/或組成已經不同的情況下，在創造性評述時并不能夠與“推定新穎性”類似地適用“推定”原則，即不能夠推定要求保護的產品的該參數特征與對比文件公開的產品的未公開的特征相同。
最后，筆者按照“三步法”的判斷方法，重新對案例1和2的從屬權利要求的創造性進行判斷，看看最后的結論會如何。
【案例1】
如上所述，由于權利要求17與對比文件1的聚合物在使用的催化劑上存在不同，本領域公知，聚合過程中所使用的催化劑的結構和/或組成對于所獲得的基于烯烴的聚合物的結構、組成和理化性質具有十分重要的影響，催化劑是聚合反應中應當重點考慮影響因素，催化劑不同一般意味著所獲得的基于烯烴的聚合物不可能完全相同。因此，權利要求17要求保護的產品與對比文件1產品必然不同，按照上述分析，參數特征也將構成權利要求17與對比文件1的區別。因此，權利要求17相對于對比文件1的區別特征為：（1）對比文件1沒有公開聚合物通過使用包含式1表示的過渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來獲得；（2）對比文件1沒有公開所述烯烴聚合物具有-1.0至-0.001的支鏈梯度數。
根據說明書的記載，本申請通過使用權利要求17所限定的催化劑組合物獲得具有-1.0至-0.001的負支鏈梯度數值，具有所述負支鏈梯度數值的且滿足權利要求1其他條件的聚烯烴產品具有提高的基礎樹脂的物理性能，例如拉伸強度和伸長率，而不具有所述負支鏈梯度數值的但滿足權利要求1其他條件的聚烯烴產品不能具有提高的基礎樹脂的物理性能。因此，權利要求17相對于對比文件1所實際解決的技術問題是如何提高聚烯烴的物理性能，而對比文件2并沒有給出用其中的催化劑代替對比文件1的催化劑以使得對比文件1的聚烯烴的物理性能得以改善的教導，因此，權利要求17具備創造性。
【案例2】
如上所述，由于權利要求2與對比文件1的聚酰亞胺基溶液在溶劑上存在不同，因此權利要求2要求保護的產品與對比文件1不同，按照上述分析，參數特征也將構成權利要求2與對比文件1的區別。因此，權利要求2相對于對比文件1的區別特征為：（1）對比文件1沒有公開聚酰亞胺基溶液的溶劑在25℃下具有正分配系數(LogP)；（2）對比文件1沒有公開聚酰亞胺基溶液在玻璃基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲存30分鐘后具有1%以下的霧度。
根據說明書的記載，本申請通過使用具有正分配系數的特定溶劑制備聚酰亞胺基溶液，以獲得具有極低霧度的聚酰亞胺基膜；而當所述聚酰亞胺基溶液的溶劑具有負分配系數時，由其制得的聚酰亞胺基膜具有至少30%的霧度。與本申請相反，對比文件1教導了應使用具有負分配系數的溶劑。因此，權利要求2相對于對比文件1所實際解決的技術問題是如何降低聚酰亞胺基膜的霧度，而對比文件2所公開的溶劑中既包括具有正分配系數的溶劑，也包括具有負分配系數的溶劑，且沒有公開任何與膜的霧度相關的內容，即對比文件2沒有公開用于制備聚酰胺酸溶液的有機溶劑的分配系數與所制得的膜的霧度之間的關系，因此對比文件2沒有教導應選擇具有正分配系數的有機溶劑以解決本發明所實際解決的技術問題，權利要求2具備創造性。
四、結論
通過對專利審查指南相關規定的梳理能夠發現，目前有些審查員對于參數表征的產品權利要求采用“推定”式創造性評述的方式并不符合規定，不具有合法性和合理性。此外，通過兩個實際案例的演繹也表明，對于參數表征的產品權利要求采用“推定”式創造性評述的方式容易造成對發明創造性的低估，從而輕易地得出發明不具備創造性的結論。最后，筆者建議，對于此類產品權利要求，應當嚴格按照“三步法”進行創造性判斷，以保證審查結論的客觀公正。
參考文獻
1、《專利審查指南》（2010版）。
2、中歐美日實質審查中參數限定的產品權利要求的新穎性判斷對比，王揚，于鳳偉，呂慧敏，中國新技術新產品，2012年第15期，3。
3、司法解釋給方法、參數限定產品權利要求新穎性、創造性審查的啟示，王少偉，王立石，韓德凱，張春，審查實踐與研究，2012年第12期，102-104。
4、關于參數、用途或制備方法限定產品權利要求的新穎性，吳順華，中國知識產權報，2006 年11月24 日第003 版。
5、推定方法在參數限定化學產品權利要求新穎性判斷中的適用，趙鍇，苑偉康，中國知識產權報，2016 年11 月16 日第011 版。
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