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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙婷婷
南非是非洲地區(qū)比較發(fā)達(dá)的國家。它不僅是中國投資者赴非投資的首選目的地之一,同時(shí)因其顯著的輻射力,也是中國投資者進(jìn)軍整個(gè)非洲大陸的重要跳板。近年來，我國企業(yè)不斷在南非開展業(yè)務(wù)，電信和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)尤為突出，在很大程度上拉近了兩國關(guān)系。
我國企業(yè)進(jìn)入南非市場的重要環(huán)節(jié)之一，就是進(jìn)行商標(biāo)注冊。由于南非在歷史上曾為英國殖民，其商標(biāo)法律和制度深受英國影響。然而，南非的商標(biāo)法律和制度并沒有達(dá)到英國的發(fā)達(dá)水平，在商標(biāo)申請階段，官方往往會(huì)下發(fā)一些我們認(rèn)為“多此一舉”或“匪夷所思”的審查意見。筆者在此對(duì)南非商標(biāo)申請中幾種常見的審查意見進(jìn)行匯總?cè)缦拢Ｍo廣大的商標(biāo)申請人帶來幫助。
常見審查意見之一：商標(biāo)聯(lián)合
商標(biāo)聯(lián)合是一種特殊的商標(biāo)制度，廣泛存在于英美法系國家，特別是非洲地區(qū)。 根據(jù)南非《商標(biāo)法》第30條的規(guī)定,審查員依職權(quán)要求同一所有人將其相同或近似的商標(biāo)申請進(jìn)行商標(biāo)聯(lián)合。聯(lián)合后的商標(biāo)需要一并進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、變更或移轉(zhuǎn)，商標(biāo)聯(lián)合對(duì)各件商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)不會(huì)產(chǎn)生其它影響。并且，任一聯(lián)合商標(biāo)的使用在一定情況下可以被視為其他聯(lián)合商標(biāo)的使用。商標(biāo)進(jìn)行聯(lián)合后，每一件被聯(lián)合的商標(biāo)依然視為單獨(dú)的申請，可以單獨(dú)進(jìn)行維權(quán)。
商標(biāo)聯(lián)合要求是商標(biāo)申請受理且被分配申請?zhí)柎a以后，審查員在審查時(shí)根據(jù)商標(biāo)近似判斷標(biāo)準(zhǔn)依職權(quán)做出的決定，申請人在遞交商標(biāo)申請之時(shí)無法主動(dòng)要求聯(lián)合。
目前，南非官方主要采用商標(biāo)“鏈?zhǔn)铰?lián)合”的方式。比如，一個(gè)申請人在第一次申請中遞交了“AAA”商標(biāo)在1,2,3，三個(gè)類別上的注冊申請，審查員會(huì)下發(fā)審查意見要求申請人將本次遞交的三件申請互相聯(lián)合。雖然，1，2和3類的商品并不類似，但是由于商標(biāo)完全相同，審查員依然會(huì)要求商標(biāo)聯(lián)合。
一年后，如該申請人另行遞交了“AAA”商標(biāo)在4,5,6三個(gè)類別上的注冊申請，審查員首先會(huì)要求申請人將本次遞交的三件申請互相聯(lián)合，然后要求將第4類申請?jiān)倥c之前申請的第3類申請聯(lián)合，則該申請人的所有“AAA”商標(biāo)申請則被“連成一串”，即為“鏈?zhǔn)铰?lián)合”。
除了該申請人再次申請相同的商標(biāo)外，如申請人后續(xù)遞交的商標(biāo)申請包含“AAA”部分，如“AAA B”官方一般也會(huì)要求申請人將該新申請與之前遞交的“AAA”商標(biāo)進(jìn)行商標(biāo)聯(lián)合。
常見審查意見之二：放棄專用權(quán)
放棄商標(biāo)中某一部分的排他專用權(quán)是南非官方經(jīng)常下發(fā)的審查意見中的一種。根據(jù)南非《商標(biāo)法》第15條的規(guī)定，如商標(biāo)中包含了無法區(qū)分商品來源的詞語，則審查員依職權(quán)要求申請人放棄該部分專用權(quán)。在實(shí)踐中，審查員判斷一個(gè)詞語是否可以區(qū)分商品來源的根據(jù)，除了考量該詞語是否為普通常用詞匯，行業(yè)通用詞匯外，如該詞語在本類注冊簿上出現(xiàn)了3次以上，均會(huì)認(rèn)為該詞語無法區(qū)分商品來源。
我國也曾經(jīng)要求申請人在遞交申請之時(shí)聲明放棄專用權(quán)的部分，但是一般來講，申請人聲明放棄專用權(quán)的部分一般為商標(biāo)中的通用詞匯或是一些對(duì)指定商品或服務(wù)具有描述性的詞語。如在30類商品（食品）上申請“AAA FOOD”，“FOOD”則是直接描述產(chǎn)品內(nèi)容的部分，需要放棄專用權(quán)。然而，在南非的商標(biāo)實(shí)踐中，官方往往以該詞匯在注冊簿中出現(xiàn)的次數(shù)為判斷該一個(gè)詞語是否需要放棄專用權(quán)。如申請人商標(biāo)中的某一部分高頻出現(xiàn)在本類的注冊簿上，則無論是否具有描述性或暗示性，都需要放棄專用權(quán)。申請人可以與審查員進(jìn)行爭辯，但是官方一般都不會(huì)接受申請人的爭辯理由。
例如，申請人在第9類“手機(jī)”產(chǎn)品上申請“AAA MOBILE”,我們可以理解并接受審查員要求放棄“MOBILE”部分的專用權(quán)。然而，如“AAA”在09類注冊簿上出現(xiàn)過3次以上，審查員將要求申請人分別放棄“AAA”和“MOBILE”的排他專用權(quán)。分別放棄“AAA”和“MOBILE”的排他專用權(quán)后不會(huì)影響“AAA MOBILE”商標(biāo)作為整體受保護(hù)，但任何第三人均可以在相同或類似產(chǎn)品上注冊和使用帶有“AAA”或“MOBILE”的商標(biāo)（“AAA MOBILE”這種組合形式除外）。
鑒于分別放棄“AAA”和“MOBILE”的排他專用權(quán)后不影響“AAA MOBILE”商標(biāo)作為整體受保護(hù)，申請人可同意審查員的意見。如不同意，也可以遞交復(fù)審申請進(jìn)行爭辯。但根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，官方很有可能不會(huì)接受申請人的爭辯理由。
常見審查意見之三：向在先商標(biāo)權(quán)利人發(fā)送公告信息
南非審查員對(duì)于商標(biāo)的近似判斷標(biāo)準(zhǔn)一般比較松。實(shí)踐中，申請因?yàn)樵谙壬虡?biāo)被駁回的幾率不是很高，除非申請商標(biāo)與在先商標(biāo)完全相同或高度近似。然而，這并不代表官方怠于審查。如審查員在審查中發(fā)現(xiàn)有在先商標(biāo)與申請商標(biāo)比較近似，存在混淆的可能性，但不大時(shí)，審查員將要求申請人將自己的商標(biāo)公告信息發(fā)送給在先商標(biāo)申請人，以便其考慮是否在申請人商標(biāo)公告期內(nèi)對(duì)商標(biāo)申請?zhí)岢霎愖h。
上述制度為歐洲國家比較普遍的做法。歐盟、英國、丹麥等國家均會(huì)將商標(biāo)申請信息發(fā)送給在先商標(biāo)權(quán)利人以便其決定是否提出異議。該做法充分體現(xiàn)了官方行使公權(quán)力并同時(shí)保護(hù)私權(quán)利的特點(diǎn)。
南非的異議程序較為復(fù)雜，分為異議、答辯、遞交宣誓書、質(zhì)證、聽證、裁定等多個(gè)階段，費(fèi)用昂貴且耗時(shí)長。考慮到審查員并未直接引證在先商標(biāo)駁回在后申請，申請人有一定幾率可以說服審查員不將申請信息發(fā)送給在先權(quán)利人。然而，考慮到在先商標(biāo)所有人還是有可能在商標(biāo)公告時(shí)關(guān)注到公告信息，從而提出異議，申請人也可同意審查員的要求。如在先權(quán)利人在在后商標(biāo)異議期內(nèi)提出異議，屆時(shí)可再考慮是否進(jìn)行異議答辯或是共存談判。
以上便是在南非商標(biāo)申請中最常見的三種審查意見。雖為“審查意見”，但是依然需要申請人高度重視。無論是哪一種審查意見，申請人都需要在下發(fā)該審查意見的三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行答復(fù)或申請延期，否則，申請將視為放棄。南非官方下發(fā)審查意見的頻率很高，但一般都非常好克服。筆者建議廣大南非商標(biāo)申請人千萬不要忽視答復(fù)審查意見的重要性，不要“因小失大”。
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