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文/集佳知識產權代理有限公司 羅滿
以前流傳過一篇文章叫“專利代理人與審查員的愛恨情仇”，具體的愛恨情仇如何形成已不大記得，但是相信，如果專利代理人在面對“容易想到”、“常規技術手段”等審查意見時，應該是執業生涯中“一萬點傷害”的重要來源。
審查意見答復是一項很專業的法律技術工作，因為，基于法律規定，創造性的評判有其一套固有的評判規則，對于多數技術人員出身的申請人或發明人而言，并不善于此，這也是審查員希望由專利代理人作審查意見答復的重要原因。
目前創造性的評判標準源自于《專利審查指南》的“三步法”，雖然各國的評判步驟未必一致，但是總體而言的思路相同。審查指南的三步法如下：
（1）確定最接近的現有技術；
（2）確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；
（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。
對于第（3）點，審查指南進一步給出示例（i）“所述區別技術特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段”。
這一條也是目前審查意見中出現的頻次相對較高的用于否定創造性的依據，也是上述的“一萬點傷害”的重要源頭。以往也有諸多文章從技術啟示的角度來提供答復思路，例如，雖然手段是常規，但是并不是用于解決該問題，這無疑是一個比較好的答復角度。但對于解決該技術問題的手段的確是常規技術手段時，又當如何呢？
不到萬不得已決不放棄，顯然是一名具有責任心的專利代理人的重要信條。
當然，雖然不放棄，但針對此審查意見，和審查員進行“是常規”、“不是常規”的口水仗顯然毫無疑義。本文旨在針對上述情況，給出另外一種處理思路，也是從技術啟示的角度出發。即，雖然解決該技術問題的手段是常規技術手段，但是該技術問題本身卻并不容易發現，也就是三步法（2）中技術問題本身在申請日前難以確定，那么即便解決該技術問題的手段是常規技術手段，本領域技術人員也不存在動機將該常規的技術手段結合到最接近的現有技術中。
以筆者親歷的一件無效宣告案件為例。
專利權人發明了一種自激式推挽變換器，為了解決上電時的高頻自激振蕩，在推挽電路中增設了電容。
請求人提供了自激式推挽變換器的公知常識證據，作為最接近的現有技術，并且提供了記載電容具有抑制高頻振蕩功能的公知常識性證據。請求書的三步法邏輯是，與自激式推挽變換器的現有技術方案比較，區別特征為增設有電容，解決的技術問題是抑制上電時的高頻自激振蕩，而電容抑制高頻振蕩是公知常識，既而認為專利的技術方案不具備創造性。
如果從三步法的字面含義來理解，以上邏輯顯然成立，專利的有效性應當被否定。
然而，專利權人在答辯時提到，自激式推挽變換器，雖然上電時存在高頻自激振蕩，但是該技術問題并不能被本領域技術人員發現。高頻自激振蕩的現象，是發明人在針對性地去除自激式推挽變換器的部分外部元件后，通過連線的方式檢測獲得（此處是簡化后的大致內容），普通的性能試驗是不會按此步驟進行。也就是說，本領域技術人員正常的試驗、使用是無法發現在上電時候，自激式推挽變換器內部實際上存在高頻自激振蕩。而且，對自激式推挽變換器不作任何處理的情況下，試驗結果表明上電時的確檢測不出高頻自激振蕩。
那么，在沒有發現技術問題的情況下，何來動機尋找解決該技術問題的技術手段呢？即便解決該技術問題的手段是如此常規？
從這個角度而言，審查意見中基于“三步法”確定的技術問題，專利代理人應當予以思考，該技術問題是不是能夠這樣被確定。應當理解，當確定的技術問題是諸如降低成本、減小重量、提高速度等本領域技術人員普遍追求的技術問題時，解決該技術問題的技術手段如果是常規手段，則應當存在結合的技術啟示。只有解決的技術問題并不是常規方式能夠獲取，或是一直處于忽略狀態、無法被關注等情形下，技術問題發現的本身才可能對技術方案帶來創造性的貢獻。
實際上，的確存在這樣的情況，一旦知曉需要解決的技術問題之后，技術手段相對而言并不困難，但是技術問題作為現有技術和創造性方案之間的這層窗戶紙，卻始終沒有人來捅破，做到這一點的發明人，其創造性的貢獻也理應被認可。
專利代理人作為申請人的代言人，充分地了解申請方案，掌握創造性貢獻所在，全面維護申請人的利益，是基本的職業要求。在答復審查意見過程中，需要秉承這一理念，從多個角度尋找創造性因素，盡最大努力使申請案件能夠被授權，維持合理的保護范圍。 以上是筆者的拙見，還望同仁們批評指正。
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