文/北京集佳知識產權代理有限公司 邢雨辰
一、112(f)條款的內容
美國專利法（35 U.S.C）中的112(f)條款規定了如何解釋使用“手段加功能”（means plus function，MPF）這種語言形式的權利要求，其內容如下：
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
該條款的前半部分就是對MPF形式的描述。MPF本質上是一種權利要求中的特征所采用的語言形式，在該種語言形式下，組件的特性通過其執行的功能（function）而非其具有的具體結構來進行描述。因此，如果申請人希望避免將執行該功能的主體限定在特定的結構上，來撰寫一個能夠涵蓋所有能夠執行該功能的潛在結構的特征，該權利要求的語言就會使用MPF形式。
該條款的后半部分是對MPF形式的使用提供了一個法律上的框架。當一個特征使用了MPF形式，即使用了“手段或者步驟”（means or step）或其他類似的非結構性通用術語并跟隨著描述了對應的功能時，該特征將被解釋為僅涵蓋說明書中描述的執行該功能的特定結構、材料或者行為，以及這些結構、材料或者行為的等同物。
因此，基于該條款，當專利審查員確定一個權利要求因使用了MPF形式的特征，且在說明書中沒有指明足夠的結構、材料或者行為來執行MPF中的功能時，該權利要求會被認為不滿足美國專利法的相關要求，從而觸發與112(f)條款相關的駁回。
二、112(f)條款存在的理由
112(f)條款在美國專利法中從屬于112，該法條在整體上對專利申請文件的說明書和權利要求（Specification）部分的形式以及清楚性進行了要求。因此，112(f)條款在本質上也是為了確保專利申請本身對其要求的保護范圍要極可能劃定一個清晰而明確的范圍。
目前，世界上主要國家的專利體系中都存在著一條基本上可以成為共識的認知，即：沒有結構支持的功能性權利要求可能會導致過于寬泛的專利權范圍，通過預先占領其實際上沒有達到的范圍而阻止整個技術領域在該方向上的發展。因此，各國專利法中往往都通過各種形式要求功能與結構之間有明確的聯系，從而在保護創新與確保公眾知曉專利范圍之間實現平衡。在美國的專利法體系中，112(f)就是實現這一平衡的重要內容。
從這個意義上來說，112(f)條款在一定程度上可以認為是一種“有條件的寬容”。美國專利法中允許申請人在權利要求中使用完全不包含任何具體結構、僅使用功能性的語言來限制一個組件，但同時為了避免申請人將該組件的實際結構范圍無限擴大，申請人需要使用說明書的內容來為這個組件的結構范圍劃定邊界。
三、112(f)條款的觸發條件
基于112(f)的內容可以清楚的看出，在專利審查過程中，只有專利要求的語言被認為符合前半部分所定義的MPF的形式，才會觸發后半部分涉及說明書中描述的執行該功能的特定結構、材料或者行為的判斷。MPF形式可以被認為是112(f)條款的觸發條件：當權利要求的形式被固定之后，一個被認為是符合MPF形式的特征，其涵蓋的范圍將不僅受到權利要求中的語言限制，也會受到說明書中執行相應功能的具體結構、材料、行為及其等同物的限制。相反的，如果一個特征被認為并不具有MPF形式，那么其涵蓋的范圍將主要由權利要求中的語言限制，即在語言上描述的功能和結構所能夠覆蓋的最大范圍。因此，準確判斷一個特征是否具有MPF形式至關重要。
目前，美國審查中對MPF形式的判定主要遵循審查指南（M.P.E.P.）中2181節所使用的“三步判定”：
a)權利要求的限定使用了執行特定功能的“手段或者步驟”（means or step）或其他類似的非結構性通用術語；
b)該“手段或者步驟”（means or step）或其他類似的非結構性通用術語被功能性語言修飾并且使用類似于“用于”“以……”（for, configured to, so that）等過渡詞連接；
c)該“手段或者步驟”（means or step）或其他類似的非結構性通用術語沒有被用于執行該功能的足夠的（sufficient）結構、材料或者行為修飾。
當一個特征在語言上同時符合上述三個條件時，就會被認為使用了MPF形式，從而滿足了112(f)條款的觸發條件。之后，審查員會進一步審查說明書中是否存在適當的結構、材料、行為來支持MPF形式中的功能。
在上述三步判定中，需要額外注意“手段”或者“步驟”一詞的存在或者缺失并不是觸發112(f)條款的唯一決定因素（Williamson v. Citrix Online LLC，Cole v. Kimberly-Clark Corp，Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc）。申請人所使用的其他“非結構性通用術語”，例如常見的code、application、program、user interface code、mechanism、module、device、unit、component、element、member、apparatus、machine、system等均有可能在不具備進一步結構、材料或者行為的情況下觸發112(f)條款。相反，如果申請人使用了“手段”或者“步驟”一詞，但同時提供了執行該功能的具體結構、材料或者行為，那么也有可能并不會觸發112(f)條款。
另外，在最后一步判斷中，申請人所提供的結構、材料或者行為修飾是否是“足夠的”，其判斷基準仍然是PHOSITA（person having ordinary skill in the art）。也就是說，以本申請的申請日（優先權日）為基準，本領域一般技術人員在看到這些結構、材料或者行為時，是否能夠在明確理解用于實現相應的功能的組件具有何種結構。因此，在一定程度上，一個特征是否會觸發112(f)條款會隨著時間的推移而發生變化：在計算機普及之前，processor一詞本身可能就是一個MPF形式的核心“非結構性通用術語”，但在當代，這一詞語現在已經具有非常明確的結構特征。
四、112(f)條款的相關駁回形式
從112(f)條款的具體內容中可以看出，其本身實際上是對MPF形式特征使用的限制，并不是一個直接的駁回理由。在實際審查中，審查員在觸發112(f)條款之后需要進一步結合112(a)和112(b)條款來對說明書內容進行審查，來確定說明書能否清晰的限定MPF形式特征的保護范圍、以及本領域技術人員能否實施相關的發明創造。
對此，在審查指南中，要求說明書中需要使本領域技術人員能夠明確理解是什么樣的結構實現了相應的功能。無論是說明書缺少這樣的結構、還是說明書所公開的結構無法與相應的功能明確關聯，都會導致申請不滿足112(b)條款中的清楚性要求。在這兩種情況下，審查員在指出權利要求中具體的特征觸發了112(f)條款之后，會給出相應的112(b)條款駁回理由。同時，在前一種情況下，即說明書完全沒有公開實施該功能的具體結構時，還會導致申請不滿足112(a)條款中的可實施要求。此時，審查員在指出權利要求中具體的特征觸發了112(f)條款之后，還會在112 (b)條款之外給出相應的112(a)條款駁回理由。
顯然，在審查員基于說明書進行112(a)和112(b)條款的審查時，其判斷基準仍然是PHOSITA。
五、112(f)條款的應對措施
從以上112(f)條款的觸發條件以及相應駁回的判斷條件不難看出，申請人在撰寫申請文件時就需要采取一定的預防措施來避免權利要求最終因112(f)條款而被駁回。簡單來看，可以從以下三個方面入手。
第一，在撰寫權利要求時，盡可能使用特定的結構性特征來劃定權利要求的保護范圍，而非一味通過功能性限定的MPF特征來擴大范圍。對于中國申請人來說，這里需要額外注意的要點在于“模塊，用于……”、“單元，用于……”等常用于“可硬可軟”的裝置組件中心詞在美國會被認為是典型的MPF特征標志，這一類特征在申請進入美國時需要盡可能的替換為由更為具體的結構所執行的功能。例如，較為常見的改寫方式是寫為通過“處理器+存儲器”架構的計算設備來執行的相應功能。
第二，如果實在無法找到合適的結構性特征來限制權利要求，至少要在說明書中提供執行相應功能的詳細結構描述。這里的詳細結構描述可以體現為在說明書中枚舉具體的例子，也可以將結構在概念上分多個層次并逐層舉例。同時，在進行詳細的結構描述之外，仍然可以加入非限制性的表述，以避免在審查之后的其他階段對權利要求的保護范圍產生不利影響。
第三，在撰寫說明書時，需要格外注意權利要求中所具有的各個功能與說明書中所公開的具體結構之間能夠產生對應關系。即，本領域一般技術人員通過說明書的描述能夠明確理解該哪些具體的結構能夠與用于實現權利要求中的哪些功能。
上述三個方面的核心仍然是申請人或者專利申請文件的撰寫人需要明確理解發明中涉及的各個功能能夠通過什么樣具體結構來實施，這些結構中哪些需要在該申請中被納入權利要求的保護范圍，哪些結構可以不需要放入到保護范圍中。此外，由于在112(f)條款框架下對MPF特征范圍的解讀同時也會影響到102、103條款下的新創性評價中對相應特征范圍的認定，善用說明書來劃定MPF特征的范圍在一定程度上可以使得審查員的現有技術檢索更加準確，提高申請效率。
六、總結
綜上，112(f)條款是美國專利法體系中用于平衡申請人權利范圍和公眾利益的關鍵工具。通過理解第112(f)條款的內容、存在理由、觸發條件和駁回形式，申請人和專利代理結構可以更好地應對權利要求和說明書撰寫的復雜情況，從而在專利申請階段甚至更早來主動調整相應內容，從而避免重要的發明點落入MPF特征的陷阱。這些早期的主動調整在幫助申請人規避相應駁回理由的同時獲得盡可能廣闊的保護范圍。
參考文獻：
1."Means-Plus-Function Claiming: What Does It Mean to Be a Means, When Are Means Means, and Other Meaningful Questions." Eric P. Raciti. Finnegan Insights. https://www.finnegan.com/en/insights/articles/means-plus-function-claiming-what-does-it-mean-to-be-a-means.html
2."USPTO Issues Critical Guidance on 35 U.S.C. 112(f): Implications for Patent Applicants and Practitioners." Morgan, Lewis & Bockius LLP. https://www.morganlewis.com/pubs/2024/03/uspto-critical-guidance-on-35-usc-112f-implications-for-patent-applicants-and-practitioners
3." A Means-Plus-Function Trap—Presumption Fails To Save Functional Claims Lacking Structural Antecedent", YMF Law Tokyo, https://www.mondaq.com/patent/1436146/a-means-plus-function-trappresumption-fails-to-save-functional-claims-lacking-structural-antecedent
4."Memorandum: Resources for Examining Means-Plus-Function and Step-Plus-Function Claim Limitations (35 U.S.C. 112(f))", UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf
5.Court Cases:
Williamson v. Citrix Online LLC,
Robert Bosch, LLC v. Snap-On Inc,
Cole v. Kimberly-Clark Corp,
Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.