文/北京集佳知識產權代理有限公司 韓爍
筆者在處理歐洲檢索報告或審查意見時，偶爾會遇到審查員在發出的通知書中指出待決申請存在違反EPC123（2）條“中位概括（intermediate generalisation）”規定的案例。那EPC123（2）條主要涉及什么內容，以及如何應對呢？筆者在這里結合自身的實務經驗，嘗試做一些相關內容的簡要介紹，以使廣大代理人同仁在處理歐洲案件時，尤其是涉及到需要對權利要求進行修改時，了解和掌握一些需要注意的規則和應對措施。
關于Article 123 EPC，大家都較為熟悉，其為歐洲專利公約中有關修改規定的法條，其原文如下：The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed，即，任何對專利文件的修改不能超出提交時的申請文件所包括的內容，這與我國專利法第33條有關修改超范圍的內容大體對應。
在EPC123條，包括三款內容，其中EPC123（2）就是本文所要涉及的內容。該款規定主要包括如下內容：在對權利要求進行的修改時，申請人對權利要求的修改介于上位概括和具體實施方案之間，則這種修改不被允許，即使沒有超出原始申請文件的范圍。
并且，EPC中具體列出以下四種判斷形式：
1.從方法權利要求中的連續步驟中抽取單獨的步驟（e.g., among a sequence of steps A-D, only Step C is extracted），作為新的修改內容，則屬于中位概括；
2.當希望通過引入具有可授權特征的從屬權利要求來使獨立權利要求獲得授權時，一般應將所涉及從權的所有特征都應包含在新的獨權中，否則屬于不允許的中位概括。但如果本領域技術人員能夠認識到該從權的一個特征與其他特征之間或者在該一個特征與該從屬權利要求中提及的其他從屬權利要求的教導之間沒有密切的功能或結構關系，則被允許；
3.如果加入了說明書中的可選地或優選地（optional or preferred）的特征，則被認為是沒有“可明確識別的功能或結構關系”，其屬于允許的中位概括；
4.關于附圖中公開的實施例是否能夠單獨構成獨立權利要求中添加的特征的充分基礎：如果附圖及相應的文字描述沒有給出任何相關特征產生的效果的指示，無法識別是否滿足“可明確識別的功能或結構關系”，進而不能認識到在本發明的背景下所選擇的特征有意實現何種目的，因此不能認為是為解決所涉及的技術問題而進行的技術考慮的故意結果，屬于不允許的中位概括。
由上可見，對于“中位概括”缺陷的認定的核心在于：如果在說明書中原始記載的一個實施方案中，只有在特定組合的特征之間沒有任何可明確識別的功能或結構關系(clearly recognisable functional or structural relationship)的情況下，或者如果提取的特征與那些特征沒有不可分割的聯系(not inextricably linked with those features)，才允許進行中間概括；不能從組合使用的具體實施例單獨抽出孤立的特征（the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination）。
舉例來說：在一個具有創造性的實施例中：包括：特征A、B、C、D以及E。原始權利要求1：修改后加入了A+B+C特征，但省略了D和E，如果：
1）A+B+C特征組成的方案導致本領技術人員不能直接、無疑義的從原始公開中得出，或者D+E是實施方案的關鍵因素；
2）與僅看過原始公開的本領域技術人員相比，看過新修改的技術人員能夠從新修改中衍生更多的附加信息，
則，這種中位概括不予接受，申請人就需要將以上A-E全部五個特征同時引入。
由以上實例可以看出，首先如果修改只加入了A+B+C特征，其沒有引入新的特征，并且實質上縮小了修改后的保護范圍，當仍會以“中位概括”的理由，進而以修改超范圍的法條不被接受，在歐洲審查意見中會出現這種較為特殊的情形。
那么，上述法條在答復審查意見時，會對申請人帶來何種影響呢？筆者在這里嘗試粗淺地探討一下：
1.對申請人是否帶來實質影響？“中位概括”的相關缺陷多出現在申請人在答復上一次檢索報告或審查意見時對權利要求進行的修改，申請人可能不愿將可授權的權項的全部內容并入，例如權利要求1中，通常的做法是選擇部分特征并入，這在國內審查時是較為常見且可行的答復策略。然而，歐洲的審查員會對修改的標準嚴格，除了核查是否超出原始記載的范圍，也會審查是否滿足上述“在特定組合的特征之間沒有任何可明確識別的功能或結構關系”，往往會導致發出下一次審查意見。
2.申請人或代理人在應對此種審查意見時，首先應以上述標準重新審視所做出的修改，并在認為必要時結合技術方案、公知常識、現有技術等可利用的角度進行爭辯，但一般來說效果有限，審查員基本不會接受，最終大概率還是要回到并入完整的權限獲得授權的結果。
3.為此，申請人要想避免上述問題，還是要從申請文件撰寫的時候入手，注意細節，為后續的修改提供更大的組合空間。筆者下列幾點可行作為有益的預防措施：
a.說明書撰寫的時候多用句號，少用逗號；多用短句，少寫長句，這樣在形式上能夠避免被直接認定為“在特定組合的特征之間沒有任何可明確識別的功能或結構關系”；
b.段首可以用Alternative或者Preferably引導；
c.多寫一些實施例的組合方式，這一點其實對其他可能的缺陷也很必要，例如是否存在單一性缺陷等。
以上是筆者針對歐洲專利實踐中有關歐洲專利公約EPC123（2）條有關“中位概括”條款的簡單介紹。其與中國專利法中的法三十三條的修改超范圍的相關法條對應但又有其特殊性。申請人或代理人在遇到需要修改的權項時，一定要全面審核修改策略的合理性、合規性，并且應在合理權利保護范圍和法律程序減少之間做出合理的妥協。此外，在針對有可能進入歐洲的專利申請，在一開始專利文件的撰寫時就還應該做好相應的措施，養成良好的撰寫習慣。
參考文獻
【1】歐專局相關法條的網址：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar123.html
【2】歐專局相關案例：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_ii_e_1_9.htm