文/北京市集佳律師事務所上海分所 陳紹娟
根據國家知識產權局戰略規劃司、國家知識產權局知識產權發展研究中心發布的《2021年中國專利調查報告》，年度調查數據顯示合作研發占研發獲取專利的比例為5.7%，其中發明專利的合作研發比例為6.2%。通過合作研發獲得的發明專利產業化平均收益相對較高，達到1000萬元/件。由此可見，我國來源于合作研發的發明專利的數量已經初具規模，對其所涉及的法律問題的研究也勢在必行。在科創板上市問詢中，亦有不少審核問詢函涉及發行人與外部機構尤其是高校在合作研發中產生的專利共有問題。
某發行人背景信息：
某發行人在錐形束CT成像、數字化口腔X射線成像等領域擁有18項核心技術，其中低劑量成像技術、多能譜成像技術、高精度幾何校準技術這3項核心技術系與清華大學共同承擔的科研課題中的研發成果，雙方據此共同申請了5項專利。
就雙方共有的5項專利，發行人與清華大學簽訂了《技術許可合同書》，清華大學將上述專利的實施權以排他方式授予發行人使用，不限地域、行業、產品、用途，除用于教學和科研目的外，清華大學不以任何方式實施前述專利，亦不許可、授權、委托或以任何其他方式允許任何第三方實施前述專利。發行人因此支付清華大學許可使用費500萬元。
以下為針對該公司的審核問詢函摘要：
請發行人說明：
（1）與其他主體共同研發核心技術的具體情況，相關知識產權歸屬是否存在糾紛或潛在糾紛；
（2）公司各項專利的取得方式，5項共有專利的內容，共有專利許可有效期，許可使用費是否公允，《技術許可合同書》簽署前專利使用和權益分配情況；（3）公司核心技術的形成過程，是否存在主要核心技術來自清華大學或同方威視的情形。
上述審核問詢函關注的正是合作開發法律關系中的專利權屬、共有專利實施權的排他許可問題。
根據《專利法》第八條以及《民法典》第八百六十條的規定，合作開發完成的發明創造，當事人之間沒有特別約定的，申請專利的權利由合作開發的當事人共有。對于共有專利的實施，根據《專利法》第十四條規定，有約定的從約定，沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。
我們注意到，很多企業簽署的合作開發合同中，沒有意識到共有專利產生的諸多復雜問題，而往往以簡單一句話“本合同項下研發成果申請專利的權利由雙方共有”來表述雙方共有的法律關系，甚者沒有對專利的權屬及實施進行約定，很多糾紛也就產生于此。例如，在溫州醫科大學附屬第一醫院與深圳某公司侵害發明專利權糾紛一案中，原被告雙方合作研發一款醫療多功能自助終端一體機，并共同申請了專利。后來公司一方將該專利投入商業運營并獲得了巨大的經濟利益，醫院一方認為由公司獨享共有專利的商業利益有違公平原則，請求分享利益。最高人民法院在(2020)最高法知民終954號民事判決書中認定：在沒有約定的情況下，只有在以許可方式許可他人實施該專利的情況下才有共有人對收益進行分配的要求，而共有人自己單獨實施共有專利并不需要進行利益分配。該案充分體現了共有人之間在合作開發伊始就以協議方式約定清楚雙方權利義務的重要性，尤其是實施和利益分配條款。
在上述發行人的法律安排中，其雖然與清華大學共有專利，但是通過協議方式將共有專利的實施權以排他方式授予發行人使用，避免了共有人將該專利自行實施或許可他人實施導致的核心競爭力被稀釋的問題。
在合作開發協議談判過程中，如果企業作為既投入資金又投入背景技術和研發力量的甲方，建議重點思考如下問題，并在協議中確認是否已經有相應的條款安排：
1、是否能接受乙方自己單獨實施該專利并獨占由此所獲得的利益？
2、是否能接受乙方將該共有專利許可給我的競爭對手？
3、如果乙方將該共有專利在市場上大量免費普通許可怎么辦？
4、如果后續想將該共有專利中的份額轉讓給關聯公司，但乙方不同意或主張同等條件下的優先受讓權如何處理?
5、對于研發成果，如果一方想申請專利，一方想以商業秘密保護如何處理？
想清楚以上問題后，我們就會發現對于共有知識產權的情況下，對于知識產權有關的條款需要有詳細而周密的部署安排，來回應上述關切。我們建議在協議知識產權條款中至少應包括如下內容：
?雙方投入的背景知識產權歸屬
? 雙方投入的背景知識產權給另一方的普通許可
? 知識產權瑕疵擔保
?共有研發成果的詳細約定
? 乙方自行實施的范圍限制
? 乙方對外許可的限制
? 甲方許可給關聯公司的約定
? 乙方轉讓的限制以及關聯公司之間的轉讓自由
? 收益分配
? 知識產權保護方式的決策權、申請及維護費用承擔
? 知識產權維權發起、合理開支承擔及損害賠償歸屬
? 發表論文和著作的約定
? 申請獎勵的約定
? 后續改進技術成果的歸屬、回授及收益分配條款
?研發成果及資料的清單以及交付