文/北京集佳知識產權代理有限公司 張海永
引言
在美國專利的審查過程中，審查員針對專利申請的第一次審查意見通知書（以下簡稱為OA1）為Non-Final OA，而針對專利申請的第二次審查意見通知書（以下簡稱為OA2）一般會是作為Final OA下發。OA2作為Final OA下發成為了美國專利申請中比較為申請人所熟悉的實踐。申請人可以通過不同的方式對Final OA進行答復，例如直接進行爭辯，通過AFCP 2.0，提交RCE或者是提交Appeal；但是上述的答復方式要么受限于Final OA中對修改限制較多的因素，無法取得申請人想要的效果，要么需要較高的費用，增加了申請人的成本。
實際上，雖然OA2作為Final OA下發是一種比較普遍的情況，但是美國專利審查中也規定了一些例外情況，在這些情況中，OA2不能作為Final OA。本文將從這些例外情況出發，簡要探討如何判斷OA2的終局性（Finality），以及如何對OA2的終局性進行答復甚至是如何避免審查員將OA2作為Final OA下發。
一、審查指南規定
如上所述，OA2作為Final OA下發是美國專利審查過程中較為常見的情況，而OA2不作為Final OA下發卻是以例外情況在專利審查指南（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）中進行規定的。
MPEP 706.07（a）規定了OA2或者OA2之后的審查意見（為了方便描述，本文以OA2為例進行討論）不作為Final OA下發的幾種情形：
1）審查過程：OA2應該作為Final OA下發，除非審查員在OA2提出了新的拒絕理由（New Ground of Rejection），并且所述的拒絕理由既不是因應申請人對權項所作之修改所作出，也不是基于在37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明（Information Disclosure Statement，IDS）中的信息所作出。
2）再審程序（reexamination proceeding）：如果OA2包含了對于任何未修改的權利要求的新的拒絕理由，并且該新的拒絕理由基于新引用的對比文件，而不是基于在37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中的信息，即便是有其他的權利要求進行了修改使得審查員因應這些修改的權利要求基于新的對比文件做出拒絕授權的決定，該OA2也不應作為Final OA下發。在再審程序中，如果OA2提出了針對任何修改后的權利要求的新的拒絕理由，并且該修改是合并有合理預期會被要求保護的限定的話，OA2不應該作為Final OA下發；如果OA2包含新的拒絕理由，并且該新的拒絕理由是因應知識產權和高技術修正法案2002（Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002）對35 U.S.C.102（e）的修改而做出，除非該新的拒絕理由是因應對權利要求的修改做出或者是基于在37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中的信息所作出，該OA2不應作為Final OA下發。
二、如何判斷OA的終局性
從上述的審查指南的規定可以看出，美國審查實踐中以例外的形式對不下發Final OA的情形進行了規定。雖然如此，但是仍可以根據上述的規定來得出在何種情況下發Final OA是合適的。當申請人收到OA2后并且OA2是作為Final OA下發的話，應該首先判斷該Final OA的終局性是否是合理的。美國專利審查采用了較為緊湊的審查程序，在上述提到的例外之外，一般OA2是作為Final OA下發的。
例如，當申請人在答復OA1時并未對權利要求進行修改，如果后續審查員在OA2中并未引用新的對比文件或者使用不同的拒絕理由，仍以相同的理由拒絕授權的話，那么這種情況下，OA2應為Final OA；如果審查員引用了新的對比文件，并且該對比文件包含在根據37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中，該OA2可作為Final OA下發，即，如果申請人在答復OA1時并未對權利要求進行修改，并且在OA2下發之前提交了IDS，則審查員可以根據提交的IDS中的現有技術文獻下發Final OA。如果申請人在答復OA1時對權利要求進行了實質性修改，并且審查員在OA2中針對申請人對權利要求的修改提出了新的拒絕理由，例如引入新的對比文件等，則在這種情況下，OA2可以作為Final OA下發；如果是引入了新的對比文件，該對比文件可以是包含在根據37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中的現有技術文獻。
可以看出，無論申請人是否對權利要求進行了修改，如果新的拒絕理由是基于IDS中提交的信息的話，審查員都可以基于該IDS中的信息下發Final OA。美國專利審查實踐中，OA下發的關鍵是要給申請人以合理的機會對審查意見的要點進行答復，IDS中的信息是申請人已經知曉的信息，因此申請人應能遇見到IDS中的信息可能對申請的可專利性造成影響。因此為了使得審查程序盡可能緊湊，對于申請人已經知曉的信息，審查員可以基于此下發Final OA，以加快審查進程。
在審查過程中，審查員對于OA2的終局性的判斷也可能有誤，導致一些情況下作為Final OA下發的OA2實際上并不應該作為Final OA下發。
例如在以下情況中，OA2不應作為Final OA下發。審查員在OA1中并未拒絕某個權利要求（例如權利要求2），申請人在答復OA1時將權利要求2的特征全部合并到獨立權利要求1中，并且審查員在OA2中也沒有引用IDS中提交的對比文件；這種情況下，OA2不應作為Final OA下發，因為OA2中對權利要求1的拒絕理由相當于對原權利要求2的拒絕理由，而在OA1中審查員并未拒絕原權利要求2，因而在OA2中對權利要求1的拒絕理由是新的拒絕理由，并且由于申請人實際上并未對原權利要求2（即，修改后的權利要求1）進行修改，因此該新的拒絕理由不是因應申請人的修改而有必要做出。類似的，當審查員在OA1中并未對權利要求2拒絕授權，而申請人在答復OA1時并未將權利要求2合并入權利要求1而是直接進行爭辯，如果審查員在OA2中對權利要求2拒絕授權，則該OA2不應作為Final OA下發。此外，當申請人在答復OA1時僅對某個權利要求進行了形式性的修改，例如通過修改冠詞克服缺乏先行基礎的問題，如果在OA2中針對該權利要求提出了新的拒絕理由——例如OA1中未拒絕該權利要求而在OA2中拒絕了該權利要求，或者在OA2中引用了新的對比文件且該對比文件不包含在IDS中——那么OA2也不應作為Final OA下發。
三、應對策略
當審查員錯誤的將不應該作為Final OA下發的OA2作為Final OA下發時，申請人可以通過非正式答復與審查員進行溝通，例如通過電話會議的形式，請審查員撤回Final OA并重新下發Non-Final OA。還可以通過更加正式的途徑，例如通過遞交書面答復的方式，向審查員解釋OA2作為Final OA下發是不合理的。當上述兩種方法都不奏效時，申請人還可以就OA2的終局性根據37 CFR § 1.181.的規定提交正式申訴（Petition），但是在申訴被拒絕導致Final OA未被撤回的情況下，申請人需要提交相應的延期費用，此外，也無法保證申訴會在答復Final OA的6個月期限內得到處理。
除了在事后補救之外，申請人還可以在答復OA1時提醒審查員本申請符合OA2不作為Final OA下發的條件。
例如，OA1中未對某個權利要求的可專利性進行評述，例如審查員漏掉了某個權利要求，那么在這種情況下，申請人可以在答復OA1時提醒審查員該權利要求未被審查員考慮，因此下一次OA不應作為Final OA下發；或者雖然審查員在OA1的summary部分提到了拒絕了某個權利要求，但是在正文部分未對拒絕該權利要求的理由進行具體論述，這種情況下也可以在答復OA1時提醒審查員并未針對該權利要求提供詳細的拒絕理由，因此下一次OA不應作為Final OA下發；或者在OA1時，審查員針對權利要求的拒絕不是基于現有技術，例如如上一部分提到的，基于缺乏先行基礎等理由做出的拒絕理由，在答復OA1時也可以提醒審查員，如果審查員在OA2中基于現有技術提出了拒絕理由，因為這些拒絕理由不是因應申請人的修改做出，因此OA2不應作為Final OA下發。
參考文獻：
【1】Michael E.Kondoudis.Improper Final Rejections and Suggestions for Avoiding Them.